Товарный знак (ТЗ) – интеллектуальная собственность, которая приносит пассивный доход, если ее сдавать в аренду. Для законного оформления сделки арендодатель (лицензиар) и арендополучатель (лицензиат) заключают лицензионный договор (договор концессии) и регистрируют в Роспатенте.
Некоторые клиенты считают, что самостоятельно составить такой договор несложно – достаточно скачать шаблон из интернета и изменить под себя. На самом деле у лицензионного соглашения на товарный знак гораздо больше юридических нюансов, чем кажется. Один неучтенный момент может привести к конфликту между сторонами и стать основанием для судебной тяжбы.
Дочитайте статью до конца, чтобы лучше разобраться в составлении лицензионных соглашений.
О праве собственника предоставлять товарный знак третьим лицам по лицензионному договору сказано в статье 1235 ГК РФ. Лицензиар не продает объект, а дает доверенному лицу распоряжаться им в пределах, предусмотренных договором. Предмет сделки не товарный знак как вещь, а право использования.
Заключать лицензионное соглашение может только правообладатель – лицо, на которое зарегистрирован товарный знак. Если знак записан на компанию, именно она должна выступать стороной договора. Если правообладатель физическое лицо – договор подписывает оно. Передавать право использования чужого знака без подтвержденного исключительного права нельзя.
Перед подписанием договора проверьте, чтобы в качестве арендодателя в тексте соглашения был указан действующий правообладатель ТЗ. Эту информацию смотрят в реестре Роспатента.
В лицензионном договоре подробно и ясно описывают условия, на которых лицензиар дает другому лицу право использовать обозначение.
К таким условиям относят:
Разберем каждый пункт подробнее.
Лицензионный договор на товарный знак должен содержать перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования. Причем, лицензиат может использовать ТЗ только в пределах классов МКТУ, в которых знак зарегистрирован.
Если товарный знак охраняется для кондитерских изделий, использовать его для реализации напитков, мебели или косметики нельзя.
Например, правообладатель разрешил лицензиату использовать ТЗ для маркировки товаров класса 20, 45, 46. Но бдительный лицензиат перед подписанием договора решил убедиться, действительно ли товарный знак зарегистрирован для этих МКТУ. Проверка показала, что регистрация есть только для класса 20. Если бы лицензиат не проверил этот факт перед подписанием договора и использовал ТЗ для маркировки продуктов класса 45 и 46, он нарушил закон.
Это еще одна причина, по которой стоит внимательно проверять каждую формулировку подписываемого лицензионного соглашения.
Также лицензиар в договоре имеет право ограничивать использование ТЗ в пределах зарегистрированных классов МКТУ.
Если знак зарегистрирован для класса 20, 45 и 46, правообладатель может разрешить использовать обозначение только для маркировки продуктов класса 45.
Если в соглашении не указать территорию действия соглашения, возникнет вопрос, где можно использовать знак: по всей России, в конкретном регионе, только на маркетплейсах или также в офлайн-точках.
Также важно указать способ использования ТЗ. Одно дело – размещать знак на упаковке продукции. Другое – использовать в рекламе, домене, социальных сетях, на вывеске, в карточках товаров и документации.
Если лицензиар не укажет в соглашении эти детали, будет считаться, что он разрешил лицензиату использовать ТЗ на свое усмотрение.
Правообладатель заинтересован, чтобы его бренд не использовали для маркировки товаров с сомнительной репутацией. Это подорвет доверие к товарному знаку и снизит себестоимость на рынке.
Поэтому лицензиары для защиты интересов часто устанавливают требования к потребительским свойствам товаров, маркируемым арендуемым ТЗ.
Например, в соглашении может быть указано требование к использованию определенных стандартов сырья, соблюдению утвержденной рецептуры, технологии производства, правил упаковки и маркировки.
Лицензиар может обязать лицензиата регулярно предоставлять образцы товара для лабораторных испытаний.
Если лицензиар не следит за качеством, риск ложится и на него тоже.
Если под известным брендом на рынок выйдет некачественная продукция, претензии могут быть адресованы не только производителю, но и правообладателю товарного знака.
Стороны заранее определяют объем и способ передачи вознаграждения за аренду ТЗ. Это может быть фиксированный платеж, роялти, процент от выручки или смешанная модель оплаты.
Лицензионный договор может быть и безвозмездным. Но такие соглашения редко подписывают, потому что они вызывают пристальное внимание налоговой.
Без этого пункта сложно быстро остановить использование знака, если вторая сторона нарушает сроки оплаты, расширяет ассортимент без согласия лицензиара или выходит за пределы полномочий, установленных лицензией.
Обычно лицензионные договоры заключают на срок от одного года до пяти лет. Это позволяет сторонам проверить, насколько эффективно работает сотрудничество, и при необходимости пересмотреть условия.
По закону срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак.
Если срок в договоре вообще не указан, он считается заключенным на пять лет.
Если пользователь нарушает условия лицензии, правообладатель может требовать взыскания задолженности или компенсации, а также расторжения договора. На практике самыми проблемными считаются три ситуации:
Чаще всего используют два вида лицензий.
Предоставление права использовать товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации. Мало просто подписать документ между собой. Необходимо подготовить комплект документов и подать заявление в Роспатент.
Подать документы могут обе стороны вместе или одна из сторон – если это предусмотрено договором и приложениями к нему.
На практике этот этап часто откладывают «на потом», и это ошибка.
Для правообладателя такая сделка – способ получать доход от бренда без его продажи и без утраты исключительного права. Товарный знак остается в собственности лицензиара, а прибыль можно извлекать за счет лицензионных платежей, роялти или смешанной модели оплаты. Кроме того, лицензирование расширяет присутствие бренда на рынке и открывает дорогу к франчайзингу.
Для арендополучателя такая сделка – легальный способ работать под уже известным обозначением и опираться на сложившуюся репутацию бренда. Вместо того, чтобы годами вкладываться в узнаваемость с нуля, лицензиат получает возможность быстрее выйти на рынок, вызвать больше доверия у покупателей и использовать коммерческий потенциал уже раскрученного имени.
Заключение лицензионного договора – это и риск. Лицензиат ограничен в свои действиях строгими условиями договора и несет ответственность за их соблюдение. Он обязан использовать знак только в согласованных пределах, не выходя за рамки предоставленной лицензии.
Риск для правообладателя в том, что никогда нет 100% гарантии в надежности партнера. Всегда есть вероятность, что условия соглашения могут быть нарушены. Особенно, если был использован шаблонный договор с непродуманными и нечеткими формулировками.
Но эти риски можно минимизировать, если составить текст соглашения с профессионалами.
Лицензионный договор в сфере интеллектуальной собственности нельзя воспринимать как обычный шаблонный документ. В нем важна каждая формулировка и юридическая точность. Чем дороже для бизнеса бренд, тем опаснее опираться на шаблон из сети.
Эксперты «Проф-патент» рекомендуют сразу доверить работу по оформлению сделки профессионалам, чем исправлять последствия неточного документа уже после запуска сделки и защищать интересы в суде.
Порядок работы с нами такой: сначала мы рассчитаем стоимость товарного знака и определим коммерческую модель сделки, затем все зафиксируем в ясных формулировках договора и направим документ на регистрацию в Роспатент. Такой порядок сэкономит деньги, снизит налоговые и правовые риски и сделает вашу сделку надежной.
