Причины отказа в регистрации товарного знака

Чтобы закрепить права на средство индивидуализации продукта, компания или предприниматель должны обратиться с заявкой в Роспатент и пройти регистрационную процедуру. При проведении экспертиз специалистами Роспатента, могут возникать основания для отказа в регистрации. В этой статье разберем, по каким причинам соискатель может получить отказ, и как можно устранить претензии экспертов.

Общая характеристика оснований для отказа

Регистрационные действия в Роспатенте будут проходить по правилам, регламентированным ГК РФ. Помимо прочего, претенденту нужно выполнить следующие действия:

• правильно заполнить все бланки заявочной документации – в этот перечень входит заявление, обозначение и его описание, реестр классов товарных групп по МКТУ;
• пройти обязательные экспертизы – при их проведении, в адрес соискателя могут направляться письменные запросы для разъяснения отдельных пунктов заявки и/или представления дополнительных документов;
• оплатить обязательные пошлины за регистрацию заявки, проведение экспертиз, внесение сведений в реестр и выдачу свидетельства.

Именно при выполнении указанных действий заявитель может столкнуться с отказом в регистрации.

Полный перечень оснований, которые могут привести к отказу в регистрации, перечислен в ст. 1483 ГК РФ. Выделим наиболее распространенные причины для вынесения отказного решения:

• нарушение правил оформления заявочной документации и неустранение претензий, изложенных в запросах сотрудников Роспатента;
• отсутствие у обозначения различительной способности по сравнению с ранее зарегистрированными объектами;
• если обозначение состоит только из фрагментов, которым не может предоставляться охрана;
• если объект или его отдельные фрагменты имеют ложный характер, либо могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или самой продукции;
• если обозначение противоречит общественным интересам, принципам морали и гуманности;
• если у объекта выявлено тождество или сходство с ранее зарегистрированными обозначениями, либо включенными в заявки с конвенционным приоритетом;
• иные причины и основания, указанные в законе.

Вынесение отрицательного решения не лишает права на защиту интересов заявителя. Он может подать жалобу в административном порядке (через Роспатент), а затем и обратиться в судебные учреждения.

Рассмотрим, как эксперты Роспатента будут устанавливать и обосновывать причины для отказа в регистрации, перечисленные выше.

Недостатки заявочной документации

Проверка в Роспатенте будет проводиться по бланкам и формам, представленным в заявочной документации. Правила заполнения этих бланков регламентированы ГК РФ, а также Приказом МЭР № 482. Причиной для вынесения отказного решения могут являться следующие нарушения к форме и комплектности документов:

• отсутствие в заявочной документации обязательного бланка (например, если соискатель не приложил описание обозначения);
• неполный состав сведений о заявителе;
• отсутствие полномочий на обращение с заявкой (например, отсутствие права на подписание заявления в доверенности);
• ошибки и неточности в описании обозначения, препятствующие проведению экспертных действий;
• нарушение формата заполнения документов (например, представление документов в качестве, препятствующем их копированию стандартными техническими средствами).

Перечисленные недостатки устанавливаются при проведении формальной  экспертизы. На этом этапе суть представленного обозначения не рассматривается, а все действия экспертов будут связаны только с проверками документов.

При выявлении указанных недостатков отказ выносится не сразу. Эксперты Роспатента направляют официальные письменные запросы по адресу, указанному в заявлении. Претензии могут устраняться заявителем путем представления недостающих бланков и форм, разъяснение неточностей, внесением изменений в содержание отдельных документов. При устранении претензий и своевременном получении ответа на запрос, регистрационные действия в Роспатенте будут продолжены по общим правилам.

Могут возникнуть сложности, если в заявлении изначально был указан неправильный адрес для переписки. В этом случае все запросы будут получены заявителем несвоевременно, либо вовсе не дойдут до адресата. Чтобы избежать таких проблем, нужно тщательно проверять регистрационные или контактные сведения при оформлении и заявке, либо пользоваться услугами представителя.

Еще одним основанием для отказа в регистрации может являться отсутствие платежного документа на госпошлину. Устранить эту проблему можно путем перечисления пошлины, в том числе в электронной форме.

Претензии на этапе экспертизы обозначения

Замечания специалистов Роспатента к форме и содержанию заявочной документации устранить достаточно просто. Если же претензии будут касаться сути представленного обозначения, сделать это будет практически невозможно, так как закон не допускает вносить изменения в структуру и содержание объекта.

Прежде всего, не допускается регистрация, если представленное обозначение не выражено в определенной форме. Закон предусматривает в перечне таких форм текст (буквы, цифры и слова), графику, комбинации текста и графических элементов, звук, объемные объект и т.д. При отсутствии признаков конкретной формы, экспертиза обозначения не может быть проведена.

Отказ в регистрационных действиях будет вынесен, если объект полностью состоит из следующих фрагментов:

• вошедших во всеобщее употребление в отношении продукции определенного вида;
• содержащих информацию о конкретных характеристиках продукции – качественные и количественные критерии, целевое назначение, иные свойства;
• представляющих форму, определяемую только свойством или назначением продукта;
• относящихся к общепринятой символике и терминологии.

Даже при выявлении у фрагментов обозначения перечисленных признаков, регистрация может быть продолжена. Для этого нужно, чтобы указанные фрагменты не занимали в общем объекте доминирующее положение. По итогам регистрационных действий, перечисленные элементы товарного знака будут являться неохраняемыми объектами.

Если представленное обозначение или его отдельные фрагменты, являются ложными, либо способны ввести потребителей в заблуждение,  также может выноситься отказ в регистрации. Такие основания для отказа будут обоснованы следующим образом:

• ложность заключается во включении недостоверных сведений в содержание обозначения - например, компания не может включить в товарный знак год начала производства, если была создана значительно позже, и не является правопреемником другого предприятия;
• введение в заблуждение может заключаться в умышленном указании фрагментов, имеющих отношение к другому производителю;
• потребитель может быть введен в заблуждение и относительно самого товара – например, при регистрации товарного знака на биологически-активную добавку недобросовестный заявитель может включить в обозначение слова «лекарство» или сделать ссылку на несуществующий патент на лекарственный препарат.

Большинство перечисленных выше оснований носят оценочный характер, поэтому обжалование отказного решения имеет высокие шансы на успех. Разбирая приведенные выше пример – указывая в обозначении ссылку на год, компания может обосновать его не только моментом начала производства, но и определенной памятной датой для региона или местности. Поэтому, для определения характера ложности представленного фрагмента будет учитывать описание обозначения.

Отказное решение может выноситься и по следующим основаниям:

• если в ходе экспертизы будет выявлено сходство или тождество с ранее зарегистрированными обозначениями;
• если указанные признаки будут установлены в отношении обозначений, включенных в ранее поданные заявки;
• если тождество и/или сходство выявлено с зарегистрированным промышленным образцом (этот объект интеллектуальной собственности является решением внешнего вида и может содержать графические, текстовые или иные элементы).

Тождество подразумевает полное сходство обозначения с уже зарегистрированным объектом. Сходство до степени смешения устанавливается для формально отличающихся обозначений. Однако рядовой потребитель может вовсе не увидеть незначительные отличия, что введет его в заблуждение относительно принадлежности товара определенному производителю. Сходные и/или тождественные обозначения могут регистрироваться, если на это получено согласие заинтересованного лица, а совокупность фрагментов объекта не приведет к введению потребителя в заблуждение.

Отметим ряд дополнительных запретов и ограничений, при выявлении которых последует отказ в регистрации:

• если обозначение тождественно названию известного произведения, либо цитате или фрагменту из него – обладатель авторских прав может дать согласие на использование указанных фрагментов, в том числе на возмездной основе;
• если товарный знак содержит имя, псевдоним, портрет или факсимиле лица, известного в России (разрешение от указанного лица или его правопреемника позволит избежать отказа).

Чтобы избежать отказа  по двум перечисленным основаниям, нужно располагать письменным согласием владельца авторских прав или его правопреемника.

Все перечисленные основания для отказа применяются и при регистрации товарных знаков, ранее получивших правовую охрану на международном уровне. Это может быть связано с особенностями национального законодательства отдельных стран.

Можно ли оспорить отказ

Если специалисты Роспатента вынесли отрицательное заключение по итогам экспертиз, в адрес соискателя направляется решение об отказе в регистрации. На такое решение можно подать жалобу непосредственно в Роспатент – ее рассмотрение будет проходить по административным правилам. Если по итогам разбирательства жалобы выносится положительное решение, регистрация будет продолжена с выдачей свидетельства.

Если жалоба осталась без удовлетворения, соискатель может обратиться в судебные инстанции. Так как выводы экспертов нередко носят субъективный  и оценочный характер, заявитель может заказать независимую экспертизу и представить заключение в судебный процесс. Решение суда также будет являться основанием для регистрации товарного знака.